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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
„Geistiges Eigentum ist das Öl des 21. Jahrhunderts“
Paul Getty jun., Ölmilliardär
Rechtsforum 10. Mai 2012
Harald Schleicher
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
ECOVIS HMW Rechtsanwälte und Notar
Ernst-Reuter-Platz 10
10587 Berlin
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Agenda
• Patente, Marken, Geschmacksmuster & Co.:
Welche Schutzrechte stehen zur Verfügung und welche Leistungen schützen sie?
• Welche Schutzrechte spielen in der Informationstechnologie eine besondere Rolle ?
• Unternehmenswert und Schutzrechtsportfolio
• Grundregeln und Strategien zum Aufbau eines Schutzrechtsportfolios
• Absicherung des Rechteerwerbs im eigenen Unternehmen
• IP-Due-Diligence
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Übersicht der gewerblichen Schutzrechte und ihres Schutzgegenstandes:
• Patente: Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, die gewerblich
anwendbar sind, müssen neu sein und auf einer erfinderischen
Tätigkeit beruhen (Neuheit wird weltweit geprüft)
• Gebrauchsmuster: wie Patent, Neuheit ist zwar ebenfalls erforderlich, wird aber nicht
geprüft
• Geschmacksmuster: Industriedesign (2- oder 3-dimensionale Erscheinungsform von
Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen), z.B. Design einer
Parfumflasche, einer Autofelge, eines Plattencovers
• Marken: „Namen“ von Produkten oder Dienstleistungen (z. B. iPhone,
ebay), auch Werbeslogans
• Urheberrecht: Urheberrechte an Sprachwerken (incl. Computerprogramme),
Musik, Werke der bildenden und angewandten Kunst,
Lichtbildwerke, Filmwerke und div. sog. Leistungsschutzrechte,
(z.B. Datenbankschutz, Lichtbildnerrecht)
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Welche Schutzrechte spielen in der Informationstechnologie eine besondere Rolle?
• für Hardware: Patent und Gebrauchsmuster ; wichtig insbesondere sog. Verfahrenspatente
(z.B. in der Telekommunikation)
• für Software: Urheberrecht, u. U. Patent
• „Human Interface“ (Benutzeroberfläche, Webauftritt): Urheberrecht, Geschmacksmuster, Marken
• Webcontent, Multimediaprodukte: Urheberrecht (als klassisches Multimediarecht für Bild, Schrift,
Video, Musik)
• Marketing : Marken
• Verkauf: Marken, Geschmacksmuster (Geschmacksmuster wichtig für Verpackung,
Ausstattung)
• Datenbanken: Urheberrecht (Datenbankwerk und Datenbankschutz)
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Sonderthema: Urheberrechts- und Patentschutz bei Software
• Urheberrechtsschutz an Software:
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, Computerprogramme unterliegen Urheberrecht,
Problem: Was ist ein Programm? Gilt Schutz schon für einzelne Module? Ist z.B. die grafische
Benutzeroberfläche schon ein Programm? Vorliegen muss jedenfalls eine geistige Schöpfung (ohne
qualitative Kriterien), Entwurfsmaterial ist eingeschlossen, nicht aber zu Grunde liegende Ideen und
Grundsätze
• Patentschutz an Software:
Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche sind nicht patentierbar, jedoch Erfindungen,
die den Einsatz eines Computers voraussetzen. So genannte „computerimplementierte
Erfindungen“ müssen auf technischen Überlegungen beruhen und ein technisches Problem lösen
Sonderthema: Was ist gar nicht schutzfähig?
• Die Geschäfts- oder Produktidee (abw. tlw. USA für business methods als Patent)
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Wozu dienen gewerbliche Schutzrechte und was habe ich von ihnen?
• Sie sichern den Markteintritt und einen Marktkorridor für mein Produkt oder
meine Dienstleistung
Habe ich Schutzrechte erworben, kann ich sicher sein, dass mein Konkurrent sie nicht erwirbt und
mir den Marktzugang für mein Produkt oder meine Dienstleistung unterbindet oder das Marketing
torpediert.
• Unterscheidung vom Wettbewerber (insb. Marken)
Wichtig, wenn viele gleichartige Produkte auf dem Markt sind.
• Konsolidierung des Unternehmenswerts
Gewerbliche Schutzrechte sind immaterielle Wirtschaftsgüter (bilanzierbar, wenn entgeltlich
erworben, lizenzierbar, veräußerlich, beleihbar (IP-backed-securities)).
• Beschaffung einer Monopolstellung (insb. bei Patenten und Gebrauchsmuster)
Nur mein Unternehmen kann Produkt X herstellen und verkaufen.
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
• Bekämpfung des Wettbewerbs, insbesondere von Nachahmern
Gewerbliche Schutzrechte sind Verbietungsrechte; z.B. kann ein Markeninhaber jedem Dritten
gerichtlich untersagen lassen, Produkte unter dem gleichen oder einem verwechselbar ähnlichen
Namen in den Verkehr zu bringen; weiterhin können „Vernichtungsansprüche“ bestehen, z. B. in
Fällen der Markenpiraterie.
Schuldhafte Schutzrechtsverletzungen gewähren Schadensersatzansprüche, möglich z. B. in Form
der Lizenzanalogie (nachträgliche Zahlung einer angemessenen Lizenz), aber auch durch Ersatz des
eigenen entgangenen Gewinns oder Abschöpfung des Verletztengewinns.
Aktuelles Beispiel: Kampf zwischen Apple und Samsung betreffend den Verkauf von Tablet-PCs
in Deutschland
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Unternehmenswert und Schutzrechtsportfolio
• Die IT-Branche hat, abgesehen von den Hardwareherstellern, den Schwerpunkt im
Dienstleistungsbereich – Sachwerte in Form von Produkten, Halbzeug, Lagermaterial etc. werden
daher kaum geschaffen.
• Schutzrechtsportfolios sind daher zur Schaffung eines Unternehmenswertes und dessen
Absicherung besonders wichtig.
• Aktuelles Beispiel: Kauf von Instagram durch Facebook für 1.000.000.000,00 USD
• Instagram ist eine App, mit der man eigene Fotos schnell in soziale Netzwerke einstellen
kann – ein solche App könnte Facebook sicherlich auch selbst entwickeln, aber die
„Reichweite“ und die Marke zur Identifizierung der bereits weitverbreiteten App sind wichtig!
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Grundregeln zum Aufbau eines Schutzrechtsportfolios:
• Über den Aufbau eines Schutzrechtsportfolios muss ich mir am Anfang meines Markteintrittes
Gedanken machen, nicht erst, wenn ich erfolgreich bin – nur so kann ich verhindern, dass Dritte in
der Zwischenzeit entgegenstehende Rechte erwerben.
• Schutzrechte müssen vor Anmeldung recherchiert werden – nur so kann ich sicher sein, dass die
Schutzrechte rechtsbeständig sind und bleiben.
• Melde ich Schutzrechte frühzeitig an, ist auch frühzeitig mit Maßnahmen Dritter zu rechnen
(Überwachung, Widerspruch), begrenzt Schaden, falls doch gegen Rechte Dritter verstoßen wird
(oft: Schutzrechtslage kann nur eingeschätzt werden).
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Strategien für den Aufbau eines Schutzrechtsportfolios
1. Schritt: unternehmensbezogene Schutzrechte prüfen
• der Unternehmensname (Firma) ist kraft Gesetzes entsprechend der territorialen Ausdehnung der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens bereits durch Benutzung geschützt (bei deutschem
Webauftritt daher in der Regel bundesweit)
• zusätzliche Anmeldung des Unternehmensnamens als Marke, insbesondere EU-Marke
erwägenswert, da Absicherung der späteren regionalen Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf das
Ausland
• gerade der letzte Punkt kann später evtl. nicht mehr nachgeholt werden
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
2. Schritt: produkt - und dienstleistungsbezogene Schutzrechte
im Technologiebereich:
• Patentanmeldungen sind sehr teuer (i.d.R. mindestens um € 20.000,00), erfordert daher
entsprechende Finanzierung des Unternehmens von Anfang an
• für Startups ohne entsprechende Finanzierung zunächst Anmeldung als Gebrauchsmuster
erwägen, kann später ggfs. in Patent umgewandelt werden, Neuheit muss jedoch intern
rechtssicher recherchiert werden
• sonst nur faktischer Schutz durch Geheimhaltung möglich
• Patentschutz auf 20 Jahre begrenzt – begleitende Markenanmeldung erwägen: nach Wegfall des
Patentschutzes kann der Markt immer noch das gut eingeführte Originalprodukt über die Marke
identifizieren
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
im normalen Verkaufs- und Dienstleistungsbereich:
• Kennzeichnungskräftige Produkt- und Dienstleistungsnamen finden und schützen
• falls Produktverkauf oder Erbringung der Dienstleistung im Ausland absehbar, europäische
Markenanmeldung erwägen (bzw. zeitnahe Erstreckungen auf einzelne Auslandsstaaten)
• Einzelmarken oder Serienmarken?
• Domains sollten durch Markenanmeldungen unterlegt werden
• ggfs. Design entwickeln und schützen (bei Verpackungen und Ausstattungen kann dies auch erst
in einer relativ späten Phase erfolgen) – Produktpiraterie kann auch über verwechslungsfähig
ähnliche Verpackungen stattfinden, Bsp. Apple
• Schutzrechte zur Vermeidung von Verwässerung überwachen, spätestens wenn die Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens erfolgreich sind
• Rechte- und Contentmanagement im eigenen Unternehmen aufbauen (aus den verschiedensten
Gründen sinnvoll)
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
Sonderthema: Absicherung des Rechteerwerbs im eigenen
Unternehmen, insb. betreffend Urheberrechte und ……
• Problem: Urheberrecht entsteht durch Werkschöpfung immer in der
natürlichen Person des Schöpfers, Urheberrecht als solches ist nicht
übertragbar, übertragbar sind nur Nutzungsrechte am Werk
• das heißt: das Unternehmen (GmbH, GbR, AG etc.) erwirbt niemals selbst
Urheberrechte, der Grundsatz „work for hire“ gilt nicht (Ausnahme
Computerprogramme, die durch Angestellte entwickelt werden)
• Folge: Unternehmen muss an allen urheberrechtlich relevanten Leistungen,
die seine Mitarbeiter entwickeln, Nutzungsrechte erwerben
(arbeitsvertragliche Rechteabgeltungsklauseln - wichtig auch für freie
Programmierer)
• bei Versäumnis: Unterlassungsansprüche des Urhebers, d.h. ich kann z. B. meinen
Webcontent möglicherweise nicht mehr aufrechterhalten, ich kann
meine Software möglicherweise nicht mehr wirksam an meine
Kunden lizenzieren, Lizenzgebühren müssen gezahlt werden
• auch wichtig: gegenüber Werbeagenturen
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Gewerbliche Schutzrechte in der
Informationstechnologie
….. Patente • Problem: Erfinder (Patentberechtigter) ist die natürliche Person (der oder die
Mitarbeiter), nicht das Unternehmen
• Arbeitnehmer-
erfindungsgesetz: ermöglicht es Unternehmen, Erfindung an sich zu ziehen (Recht auf das
Patent); entsprechendes Meldewesen muss im Unternehmen realisiert und
überwacht werden
• Folge: Unternehmen kann Patent nach Meldung der Erfindung an sich ziehen,
Erfinder muss vergütet werden, wirtschaftliche Verwertung steht Unternehmen
zu, wenn das Unternehmen die Erfindung nicht an sich zieht, kann der Erfinder
diese selbst verwerten
• bei Versäumnis: Patent kann später evtl. angefochten werden
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Gewerbliche Schutzrechte in der
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Due Diligence im gewerblichen Rechtschutz
• wichtig beim „Exit“ aus einem erfolgreichen IT-Startup
• Erwerber wird Schutzrechtslage durch eine Due-Dilligence detailliert prüfen, wenn der Marktwert
des Unternehmens (auch) von Schutzrechtsportfolios abhängt
• Was wird geprüft:
• Sind alle IP-Assets durch Schutzrechtsanmeldungen unterlegt (Erfindungen,
Unternehmenskennzeichen, Produktkennzeichen, Slogans, Domains) und zwar im territorial
notwendigen Umfang?
• Wurden alle Schutzrechte im notwendigen Umfang verlängert?
• bei Schutzrechtslücken: Können Schutzrechte jetzt noch erworben werden?
• Wurden Schutzrechte Dritter verletzt, kann die Geltendmachung von Schutzrechten Dritter
drohen, sind Verfahren bereits anhängig?
Gibt es Schwächen, kann dies den Marktwert des Unternehmens erheblich beeinflussen!
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Gewerbliche Schutzrechte in der
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Vielen Dank für Ihr Interesse!
ECOVIS HMW Rechtsanwälte und Notar
Harald Schleicher
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