Mag. Dr. Christian Tuscher, LL.M.
Dr. Philipp KinskyHerbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH
WIEN Salzburg LINZDr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 Wien Mozartplatz 4, 5020 Salzburg Bethlehemstraße 3, 4020 LinzTel: +43.1.904 21 80 -0 Tel: +43.662.84 95 16 -0 Tel: +43.732.90 87 01 -0Fax: +43.1.904 21 80 -210 Fax: +43.662.84 95 16 -25 Fax: +43.732.90 87 01 -210
Erfolgreiche Verwertung vonErfolgreiche Verwertung von
Geistigem Eigentum Geistigem Eigentum als als
Forschungs- und Forschungs- und EntwicklungsergebnisEntwicklungsergebnis
Geistiges Geistiges EigentumEigentum
EinführungEinführung
Geistiges Eigentum
„Geistige Schöpfungen jeglicher Art, einschließlich Erfindungen, Namensrechten, graphischen Darstellungen (Symbolen) sowie (Werke) der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst “*
* Definition der World Intellectual Property Organization (WIPO)
DefinitionDefinition
Geistiges Eigentum
• Industrielles Eigentum Patent, Marke, Industrielles Design, Gebrauchs- und
Geschmacksmuster, Geographische Angaben, Halbleiter etc
• Urheberrecht Literatur- und Tonkunst Bildende Kunst und Filmkunst
KategorienKategorien
Geistiges Eigentum
Arten und RegistrierbarkeitArten und Registrierbarkeit
Patent Schutzzertifikat Gebrauchsmuster Halbleiterschutzrecht Sortenschutzrecht Geheimes (Handels-) Wissen (Know-How) Geschmacksmuster Urheberrechte (ohne verwandte Schutzrechte) Marke
registrierbar registrierbar registrierbar registrierbar registrierbar nicht registrierbar registrierbar nicht registrierbar
registrierbar
Geistiges Eigentum
Registrierbarkeit von IPRegistrierbarkeit von IP
• Industrielles Eigentum
Erfindungen gemäß § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) Gebrauchsmuster gemäß § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz
(GMG) Halbleiterschutzrechte (für Topographien) gemäß § 1
Halbleiterschutzgesetz (HlSchG) Markenrechte gemäß §§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG)
• Urheberrecht
X Keine Registrierung
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
Schutzdauer: 20 Jahre
§ 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG):
1
Patent1
Patent
Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden, sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
Schutzdauer: 10 Jahre
§ 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GMG):
1
Gebrauchsmuster1
Gebrauchsmuster
Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen auf allen Gebieten der Technik geschützt, sofern sie neu sind (§ 3 leg. cit.), auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
Schutzdauer: 10 Jahre
§ 1 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz (HlSchG):
1
Halbleitererzeugnisse1
Halbleitererzeugnisse
Für dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) kann auf Antrag Schutz nach diesem Bundesgesetz erworben werden, soweit sie eine Eigenart (§ 2 leg. cit.) aufweisen.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
Schutzdauer: 10 Jahre
§§ 1f Markenschutzgesetz (MSchG):
1
Markenrecht1
Markenrecht
Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Der Erwerb des Markenrechtes erfordert die Eintragung der Marke in das Markenregister.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
Schutzdauer: 70 Jahre
§ 1 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):
§ 1 Abs. 2 UrhG:
1
Urheberrecht1
Urheberrecht
Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst.
Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit
Schutzdauer: 70 Jahre
§ 40a Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):
§ 40a Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (UrhG):
1
Urheberrecht1
Urheberrecht
Computerprogramme sind Werke im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.
In diesem Gesetz umfasst der Ausdruck „Computerprogramm“ alle Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material zur Entwicklung des Computerprogramms.
IP - Gesetzliche Schutzrechtsfähigkeit1
Beachte!1
Beachte!
Der Schutz von Erfindungen, Gebrauchsmustern, Halbleitererzeugnissen und Markenrechten erfordert eine Anmeldung beim Patentamt! Das Urheberrecht (Computerprogramm) ist als höchstpersönliches Recht mit seiner Schaffung geschützt.
Know-how (technisches, kaufmännisches oder betriebswirtschaftliches Wissen) kann in der Regel nicht geschützt werden. Gegebenenfalls besteht hingegen Schutz nach den einschlägigen gesetzliche Bestimmungen (Zivilrecht, Strafrecht, Wettbewerbsrecht.
Die Vertragsrechtliche Dispositionen über Know-how ist zulässig!
Industrielles Eigentum1
Patent 1
Patent
• Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung (Produkt/Prozess)
Exklusivität: Alleiniges Recht des Erfinders über die Erfindung (wirtschaftlich) zu verfügen
Neuartigkeit: Die Erfindung lässt sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten ERFINDUNGSHÖHE!
Patent- Patentfähigkeit basiert auf der gewerblichen Anwendbarkeit Fähigkeit der Erfindung, der Erfindungshöhe (strenger Maßstab) und
dem Gegenstand der Erfindung medizinische Behandlungsmethoden, mathematische Formeln, Software eher nicht patentierbar
Schutzdauer: 20 Jahre
Industrielles Eigentum
1
Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber1
Patent als Wirtschaftsgut & Werttreiber
• Wesentlicher Gesellschafts-Asset (Anlagevermögen)
• Grundlage für Unternehmensfinanzierungen
• Erweiterung der Vertriebskanäle (Lizenz / (Ver-)Kauf)
• Stärkung der Markt- und Verhandlungsposition
Industrielles Eigentum
1
Gebrauchsmuster =1
Gebrauchsmuster =
• Exklusivrecht an einer neuartigen Erfindung
Exklusivität: Alleiniges Recht des Erfinders über das Gebrauchsmuster(wirtschaftlich) zu verfügen
Neuartigkeit: Die Erfindung ist neuartig (6-monatige Schonfrist bezogen auf die Beurteilung der Neuartigkeit!)
Registrierung Registrierung als Gebrauchsmusters setzt gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung voraus, jedoch geringere Anforderung
an die Erfindungshöhe!
Schutzdauer: 10 Jahre
Patent Gebrauchsmuster
Prüfung durch das Patentamt Inhaltliche und formale Prüfung Keine inhaltliche Prüfung
Maximale Laufzeit 20 Jahre 10 Jahre
Schutzgegenstände
Technische GegenständeChemische ErzeugnisseVerfahren (u. a. Produktionsverfahren)
Technische GegenständeChemische Erzeugnisse
Schutzausschlüsseu.a. Pflanzensorten, Tierarten
u.a. Verfahren,Pflanzensorten,Tierarten
SchutzvoraussetzungenNeuheitErfinderische TätigkeitGewerbliche Anwendbarkeit
NeuheitErfinderischer SchrittGewerbliche Anwendbarkeit
Schonfrist für die Voraussetzung der Neuheit
keine 6 Monate
Dauer bis zur Eintragung bzw. Erteilung
ca. 2 Jahre oder mehr ca. 2 bis 5 Monate
Kosten (Amtsgebühren) ca. 450+ Euro bis zur Erteilung ca 40 Euro bis zur Eintragung
Industrielles Eigentum1
Patent vs Gebrauchsmuster 1
Patent vs Gebrauchsmuster
Industrielles Eigentum1
Know-how1
Know-how
• Vertrauliche, wesentliche und identifizierbare Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder anderer Natur
Vertraulichkeit: Schutzbedürftiges Wissen, welches innerbetrieblich generiert wurde und nicht allgemein bekannt ist
Wesentlichkeit: Für die Produktion von Vertragsprodukten/ Vertriebsgegenständen von Bedeutung Wirtschaftlicher Wert der Information muss gegeben sein
Identifikation Ausreichender Detaillierungsgrad um die „Wesentlichkeit“, „Vertraulichkeit“ sowie die „Wertigkeit“ der zugrundeliegenden Information
rechtfertigen zu können.
Schutzdauer: unbeschränkt
Industrielles Eigentum1
Know-how1
Know-how
• Keine Registrierung von Know-how erforderlich und möglich!
• Know-how trägt erhebliches Geschäftspotential
• Know-how verbrieft kein Exklusivrecht - der individuelle Wertgehalt basiert daher auf innerbetrieblichen Schutzmechanismen (vertragliche Absicherung!) und damit in Zusammenhang stehender Geschäftsstrategien
• Know-how kann Ausgangspunkt für registrierungsfähiges Geistiges Eigentum sein! NDA!
Industrielles Eigentum
• Unterscheidungskräftiges /-fähiges (unternehmerisches) Kennzeichen zur Identifizierung von Referenzwaren, -produkten oder sonstigen (Wirtschafts-) Gütern bzw Leistungen
Unterscheidbar: Keine Ähnlichkeit oder Verwechslungsfähigkeit mit bereits am Markt etablierten Kennzeichen
Identifikations-potential: Marke muss geeignet sein, eine nicht irreführende Assoziierung zu einem Referenzgegenstand /-Produkt zu gewährleisten
Klassifikation: Zuordnung des Referenzgegenstandes (Ware, Produkt, Leistungen etc) nach der Nizza-Klassifikation
Schutzdauer: 7 bis 10 Jahre / erneuerbar
1
Marke1
Marke
Industrielles Eigentum1
Marke1
Marke
• Marken dienen der Implementierung einer „Corporate Identity“ und schaffen Alleinstellungsmerkmale!
• Durch enge Verhaftung mit dem Referenzgegenstand (Produkt, Ware, Leistung etc) gilt die Marke als
wichtiges Vermarktungs- und Werbetool.
• Das Markenrecht bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung des zugrundeliegenden Kennzeichens Grenze: Wettbewerbsrecht (Irreführung)
Other Industrial Property
1
Industrielles Design1
Industrielles Design
1
Geographische Angaben1
Geographische Angaben
Urheberrecht i.w.S.
• Höchstpersönliches Recht an urheberrechtsfähigen Werken
Höchstpersönlich: Nicht übertragbares, ausschließlich dem Urheber (als natürliche Person) persönlich zustehendes, dispositionsfähiges Eigentumsrecht
Urheberrechts-fähig: Individuelles, originelles, der Allgemeinheit nicht
zugängliches Werk, dessen Schöpfungsgehalt sich aus dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht ableiten lässt ERFINDUNGSHÖHE!
Werk Geistige Schöpfung aus den Bereichen der Literatur, Tonkunst und der bildenden Künste
Schutzdauer: 50 Jahre (Minimum)
1
Urheberrecht i.e.S.1
Urheberrecht i.e.S.
Urheberrecht i.w.S.1
Urheberrecht i.e.S1
Urheberrecht i.e.S
• Keine Registrierung des Urheberrechts als höchstpersönliches Recht des Schöpfers erforderlich
• Weitgehende Harmonisierung des Urheberrechtsschutzes
• Urheberrecht als verwertbares Wirtschaftsgut von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für (Jung-) Unternehmer und akademische Spin-offs
Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch Einräumung (entgeltlicher) Werknutzungsrechte bzw Werknutzungsbewilligungen
• Software (als literarisches Werk) ist primär über das Urheberrecht schutzfähig – differenzierte Betrachtung in den USA
IP - ökonomischer Wertträger
IP-Unternehmerischer Wertträger
Geistiges EigentumGeistiges EigentumDefinitionDefinition
Bewertung von Geistigem Eigentum
Finanzierung von Geistigem Eigentum
Management von Geistigem Eigentum
Verwertung von Geistigem Eigentum im rechtsgeschäftlichen Verkehr
Schwerpunkt: Technologietransfer i.e.S.
IP-Verwertung zwischen- und gegenüber Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (Universitäten)
IP – (Vertrags-) Rechtliche Dimensionen
Vertragliche Definition von IP
Intellectual Property shall mean any or all of the following and all rights
resulting therefrom including but not limited to the know how used in, arising out of, or associated with such intellectual property: (i) all domestic and foreign patents and utility models and applications therefor and all reissues, divisions, renewals, extensions, provisionals, continuations and continuations-in-part thereof, and equivalent or similar rights anywhere in the world in inventions and discoveries or other protectable results and levels of developments (“Patent Rights”); (ii) all trademarks, brands, service marks, trade names and all other rights corresponding thereto throughout the world (“Trademark Rights”); (iii) all copyrights, copyright registrations and applications therefor and all other rights corresponding thereto throughout the world (“Copyrights”); (v) all industrial designs and any registrations and applications therefor throughout the world; and (vi) any similar, corresponding or equivalent rights to any of the foregoing rights to processes, trade secrets and proprietary information anywhere in the world (“Proprietary Rights”)
Technologietransfer
Technologietransfer
„Transfer von technischem Wissen (Forschungs- und Entwicklungsergebnissen) und darauf basierendem Geistigen Eigentum zwischen Entstehung und Verwendung im Kombinationsprozess der Produktionsfaktoren“
Technologietransfer i.e.S.
„Volkswirtschaftlich wahrgenommener Prozess, in dem (universitäre) Forschungs- und Entwicklungsergebnisse (Geistiges Eigentum) bei Forschern und Forschungseinrichtungen (F&E-Konsortien) als Prozessbeteiligten entstehen und an andere Prozessbeteiligte - (Wirtschafts-) Unternehmen - übertragen werden“
Technologietransfer
FormenFormen
• Personengebundener Technologietransfer Ausbildung- und Transfer von Arbeitskräften (inkl. Headhunting, Abwerbung)
• Gütergebundener Technologietransfer Export von neuartigen – im Empfängerland nicht verfügbaren Investitionsgütern
• Projektbezogener Technologietransfer
Forschungskooperation, Forschungs- und Entwicklungsauftrag, Joint Venture
• Nicht-Faktorgebundener Technologietransfer (Informationstransfer) Verwertung Geistiger Eigentumsrechte durch internationale
Unternehmenskooperationen im Bereich Forschung und Entwicklung
Projektbezogener Informationstransfer
Vertragliche AusgestaltungVertragliche Ausgestaltung
• Forschung- und Entwicklungsvertrag
• Forschungsauftragsvertrag
• (IP-) Lizenzvertrag
• Know-how-Vertrag
• Markenlizenzvertrag
• Joint Venture-Vertrag
Projektbezogener Informationstransfer
(Vertragliche) Zielsetzungen(Vertragliche) Zielsetzungen
• (Markt-) Einführung innovativer Technologien zur Ermöglichung industrieller Anwendungen
• Wertschöpfung der Ergebnisse von Grundlagenforschung und angewandter Forschung
• Sicherung und Optimierung der Verwertbarkeit von Forschungsergebnissen und diesen zugrundeliegendem IP bzw Know-how.
Projektbezogener Informationstransfer
(Vertraglicher) Regelungsbedarf(Vertraglicher) Regelungsbedarf
• Festlegung der Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des vertragsgegenständlichen Schutzrechtes
• Einigung über die Vergabe von Nutzungs- und Gebrauchsrechten am Schutzrecht sowie Darlegung der Rechtsnatur zu vergebender Schutzrechte
• Transparente Darstellung allfälliger Bedingungen an welche die Einräumung von Nutzungsrechten (Lizenzen) geknüpft werden soll.
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Präambel
Zweck, Ziele des Vertrags, Beschreibung der Tätigkeiten der Vertragspartner, Beschreibung der bestehenden Erfahrungen, bereits gewonnene Erkenntnisse, etc.
• Vertragsgegenstand
Angewandte Forschung, Grundlagenforschung Vereinbarung aller geplanten Arbeitsschritte (wesentliche
Meilensteine, Arbeitsschritte, Zeitplan, Kalkulation, Projektmanagement, Qualitätssicherungsmaßnahmen)
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Liegt ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag vor?
Beim Werkvertrag verpflichtet sich der Werkunternehmer zur Herstellung eines bestimmten Erfolges (§1151 Abs 1 ABGB). Aufgrund der Ungewissheit der angestrebten Ergebnisse wird üblicherweise kein Werkvertrag abgeschlossen.
Beim „Dienstleistungsvertrag“ ist der Auftragnehmer (nur) zur sorgfältigen Erbringung der vereinbarten Forschungsleistungen verpflichtet.
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Regelung über die Beauftragung von Subunternehmern
Allgemein unter bestimmten Bedingungen zulässig oder generell zulässig
Vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Können bei der Beauftragung vergaberechtliche Bestimmungen
anwendbar sein?
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Durchführen der Forschungsarbeiten
Vereinbarung von regelmäßigen Zwischenberichten Vorgangsweise bei Bedarf nach Leistungsänderungen Kontrollrecht des Auftraggebers Benennung von Ansprechpartnern
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Vergütung, Zahlungsbedingungen
Übernahme aller Kosten durch den Auftraggeber Rücktritt bei Erreichung im vorhinein definierter Gesamtkosten Vereinbarung einer fixen Vergütung oder der Erstattung der Kosten Vereinbarung nachvollziehbarer Aufzeichnungen über Kosten Vergütungsregelung für vom Auftragnehmer eingebrachtes Know-
how (mit/ohne Rechteeinräumung)
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Zahlungsbedingungen
Zahlung, auch bei Nichterreichen der angestrebten Ergebnisse (Dienstvertrag)
Kostenerstattungs- oder Festpreisvereinbarung Abschlagszahlungen oder Einmalzahlungen
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Haftungsbestimmungen Bemühungsklausel Haftung für den Eintritt des Erfolgs (Werkvertrag)? Sorgfaltspflichtverletzung durch den Auftragnehmer (Einsatz von
qualifiziertem Personal, erforderliche Ausstattung, projektbezogene und zweckgerichtete Mittelverwendung, Informationspflichten, geordnetes Projektmanagement, Dokumentation)
Qualitätssicherung (DIN/ISO Normen, sonstige Qualitätsnormen) Haftungsfreistellung des Auftragnehmers von Ansprüchen Dritter Haftung, Vorsatz, grobe/leichte Fahrlässigkeit
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Schutzrechtsbestand, Schutz des Ergebnisses (Einzel- bzw Gemeinschaftserfindung)
Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte)
Akquisitionsargument Altschutzrechte Kommerzialisierung der Altschutzrechte
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Neue Schutzrechte Regelung über Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen, Erfindervergütungen Regelung über die Schutzrechtsanmeldung
Regelung, wem Schutzrechte zustehen (Anmeldung durch Auftragnehmer oder Anbot auf Übertragung an Auftraggeber) – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien)
Einräumung eines kostenlosen, unwiderruflichen Benutzungsrechtes an Auftraggeber
Regelung betreffend gemeinsame Erfindungen – va bei mehreren Prozessbeteiligten (Konsortien)
Regelung über Erfinderanteile
Regelung Eintrittsrechte bei Aufgabe eines Schutzrechtes
Sondersituation Universitäten
GVO Forschung und Entwicklung
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Auswertungs- und Benutzungsrechte des Ergebnisses
(Exklusive) Option des Auftraggebers auf Abschluss eines Lizenzvertrages
Übertragung des Schutzrechtes auf den Auftraggeber Beteiligung des Auftraggebers an der Verwertung der
Ergebnisse aus dem Schutzrecht
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Geheimhaltung
Geheimhaltung der Ergebnisse der Forschung Geheimhaltung aller mitgeteilten Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, Know-how Vereinbarung über gemeinsame Veröffentlichung des
Ergebnisses Verpflichtung von Subauftragnehmern und Mitarbeitern zur
Geheimhaltung Vereinbarung, zur Verfügung gestelltes Know-how des
anderen Vertragspartners nicht für eigene Zwecke zu verwerten
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Entgegenstehende Schutzrechte (Schutzrechte Dritter)
Verpflichtung des Auftragnehmers, nicht gegen fremde Schutzrechte zu verstoßen (räumliche Begrenzung)
Verpflichtung zur regelmäßigen Patentrecherche Kostentragungsklausel
ForschungsvertragForschungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
ForschungsvertragForschungsvertrag
• Sonstige Bestimmungen
Inkrafttreten Laufzeit Kündigungsbestimmungen Abschlussbericht Übergabe aller entwickelten Gegenstände Gerichtstand, anwendbares Recht Schriftformgebot Salvatorische Klausel
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag
• Vertragsgegenstand
Werkvertrag
Herstellung eines Werkes gegen Entgelt Erfolgreicher Abschluss ist wesentlicher Bestandteil
Beschreibung der Entwicklung Festlegung der maßgeblichen Lieferungen und Leistungen
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Durchführung der Entwicklungsarbeiten
Zeitplan Zwischenberichte Änderungen Besichtigung durch Auftraggeber vor Ort Qualitätsstandards Zulässigkeit der Beauftragung von Subunternehmern
• Vergütung
Festpreis Festlegung der Zahlungsbedingungen
Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag
• Vertragslaufzeit Abgabetermin Verzögerungen bei der Entwicklung – Vertragsstrafen
• Definition eines konkreten Abnahmeprozedere Festlegung konkreter Abnahmekriterien Verfassung eines Abnahmeprotokolls Verweigerung der Abnahme bei Mängeln Verpflichtung zur Mängelbehebung Vereinbarung von Vertragsstrafen im Falle des Verzugs
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen
Gewährleistung, den Stand von Wissenschaft und Technik einzuhalten
Gewährleistung der zugesicherten Eigenschaften/Garantien Gewährleistungsfrist Schadenersatz (Ausschluss bei leichter Fahrlässigkeit?) Folgeschäden
Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Gewerbliche Schutzrechte (vgl Forschungsvertrag)
Festlegung bestehender Schutzrechte bei Vertragsabschluss (Altschutzrechte)
Benutzungsrechte an Altschutzrechten Wem gehören Neuschutzrechte? Gemeinsame Erfindungen Erfinderanteile Diensterfindervergütungen Kein Verstoß gegen Schutzrechte Dritter
Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag
Forschungs- und Entwicklungsvertrag
• Nichtangriffsklausel
Verpflichtung, Schutzrechte, die aus der Entwicklungsvereinbarung entstanden sind, nicht anzugreifen
• Verteidigung der Schutzrechte
Gegenseitige Information von Verletzungen Verpflichtung zur Verteidigung und Unterstützung Kostentragung
Entwicklungsvertrag Entwicklungsvertrag
(IP-) Lizenzvertrag
Lizenzvertrag
Art der Lizenz, Vertragsgebiet Art der Lizenz, Vertragsgebiet
• Rechtsnatur der Lizenz
Ausschließliche Lizenz / Alleinige Lizenz / Einfache Lizenz
• Art der Lizenz
Herstellungslizenz/ Gebrauchslizenz / Vertriebslizenz
• Vertragsgebiet
Weltweit Territoriale Restriktionen
Lizenzvertrag
Art der Lizenz, Vertragsgebiet Art der Lizenz, Vertragsgebiet
• Exklusive Lizenz
Exklusives Recht des Lizenznehmers, den Lizenzgegenstand in Anspruch zu nehmen
Sachlich, zeitlich und örtlich beschränkbar
Gebührenabhängig oder gebührenfrei (flexible Gestaltung der Vergebührung möglich - z.T. abhängig von der Art der Lizenz
Eigentümer ist vom weiteren Gebrauch des Lizenzgegenstandes ausgeschlossen
Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers
Lizenzvertrag
Art der Lizenz, Vertragsgebiet Art der Lizenz, Vertragsgebiet
• Alleinige Lizenz Starkes, in Richtung Exklusivität gehendes Nutzungsrecht des
Lizenznehmers (sachlich, zeitlich, territoriale Einschränkungen möglich und sinnvoll)
Eigentümer bleibt zur Nutzung des Lizenzgegenstandes berechtigt
Drittwirkung! Insolvenzschutz im Konkurs des Lizenzgebers
• Einfache Lizenz Einfaches, nicht übertragbares und zumeist sachlich, zeitlich
sowie territorial beschränktes Nutzungsrecht des Lizenznehmers Verfügungsrecht des Eigentümers über den
Lizenzgegenstand bleibt bestehen
Lizenzvertrag
Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet Sachlicher Bereich, Vertragsgebiet
• Sachlicher Bereich
Gesamter teilweiser Anwendungsbereich der Erfindung Weiterentwicklungen des Lizenzgegenstandes Sämtliche Teile der Anwendungsbereiche des Patents Erforderliches geheimes Know-how
• Vertragsgebiet
Keine Übertragbarkeit Zustimmung des Lizenzgebers Zustimmung wird nicht unzumutbar zurückgehalten
Lizenzvertrag
Unterlizenzen, Know-how Lizenz Unterlizenzen, Know-how Lizenz
• Unterlizenzen
Zulässigkeit / Nichtzulässigkeit von Unterlizenzen
• Know-how Lizenz (siehe unten)
Technische Kenntnisse bezüglich Fertigung Vertriebs-Know-how
Lizenzvertrag
Technischer Support, GewährleistungTechnischer Support, Gewährleistung
• Technischer Support
Technischer Support des Lizenzgebers Einweisung des Personals des Lizenznehmers
• Gewährleistung
Keine Rechtsmängel Keine Vorbenutzungsrechte Keine Abhängigkeit von Schutzrechten Dritter
Lizenzvertrag
Gewährleistung, AusübungspflichtGewährleistung, Ausübungspflicht
• (Typische) Gewährleistung
Keine Sachmängel bekannt Haftung für bestimmte Eigenschaften des Lizenzgegenstandes (keine) Haftung für Registrierbarkeit (Patentfähigkeit) des
Lizenzgegenstandes (keine) Haftung für kaufmännische Verwertbarkeit (Proof of Concept)
• Ausübungspflicht
Lizenznehmer muss Lizenz ausüben
Lizenzvertrag
LizenzentgeltLizenzentgelt
• Fixe Gebühr• Umsatzabhängige Gebühr (va bei Vertriebslizenzen) Definition Umsatz
• Mindestlizenzentgelt• (Zusätzliches) Entgelt für Know-how
Lizenzvertrag
BuchführungspflichtBuchführungspflicht
• Buchführung, die eine genaue Berechnung des Lizenzentgelts zulassen
• Einsichts- und Prüfungsrechte• Kostentragung der Einsichts- und Prüfungsrechte
Know-how Vertrag
Know-how Vertrag
Vertraglicher RegelungsbereichVertraglicher Regelungsbereich
• Vermittlung- und Überlassung gewerblich nutzbarer Kenntnisse und Fertigkeiten (zB Erfindungsleistungen, Konstruktionspläne etc)
• Exakte Definition des vertragsgegenständlichen Schutzgutes (insbesondere bei gemeinsamen Entwicklungsergebnissen)
• Implementierung rigoroser Geheimhaltungs- und Wettbewerbsverpflichtungen (Know-how ist einer Registrierung als gewerbliches Schutzrecht nicht zugänglich)
Schutz durch Lauterkeitsrecht (Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) und Strafrecht (Auskundschaftung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen)
Besonderheiten im rechtsgeschäftlichen Verkehr
mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
Grundsätzliches + Praxis
• Grundsatz: Anwendbarkeit allgemeiner (vertrags-) rechtlicher Grundlagen und einschlägiger Gesetze
• Praxis: Verlagerung inhaltlicher Schwerpunkte resultierend aus dem Kontext der Rechtsbeziehung zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung (Universität) Veröffentlichungs- und Publikationsrechte Rechtehoheit bei gemeinsam entwickeltem IP VERWENDUNG
VON DEFINITIONEN bezogen auf das vertragsgegenständliche IP als Transfer- uns Austauschgut!
Geistiges Eigentum = … [Allgemeine Umschreibung, siehe oben] Geistiges Eigentum einer Vertragspartei = … [Beschreibung des einer
Vertragspartei zuordenbaren IP] Gemeinsames Geistiges Eigentum = … [Umschreibung der
gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse]
Fortsetzung (Praxis)
Festlegung der Anmelde- und Registrierungsmechanismen bei Gemeinsamen IP
Determinierung gegenseitiger Rechte an den einer Partei zurechenbaren Eigentumsrechten
Vergütungsmodalitäten (zB Beteiligung an Vertriebseinnahmen im Gegenzug zur Einräumung von Exklusivrechten bzw Vorabverzicht (der Universität) auf die Ausübung von Aufgriffsrechten bei Diensterfindungen)
Klarstellung der rechtlichen Zuordnung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen vor-, während- sowie nach einer möglichen Ausgliederung aus dem jeweiligen Infrastrukturgefüge (der Universität)
Relevant für die Beurteilung der Anwendbarkeit des Diensterfindungsrechtes (siehe unten)!
Exkurs:
Diensterfindungen
Diensterfindungen
„Dienstnehmer haben auch für die von ihnen während des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den Anspruch auf die Erteilung des Patentes (§ 4), wenn nicht durch Vertrag (§ 7 Abs. 1) oder auf Grund des § 7 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist. Als Dienstnehmer gelten Angestellte und Arbeiter jeder Art.“
§ 6 PatG§ 6 PatG
Diensterfindungen
„Vereinbarungen zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll, haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung eine Diensterfindung (Abs. 3) ist…….. Ist das Dienstverhältnis ein öffentlich-rechtliches, so kann der Dienstgeber, ohne dass es einer Vereinbarung mit dem Dienstnehmer bedarf, dessen Diensterfindungen zur Gänze oder ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen für sich in Anspruch nehmen…….“
§ 7 PatG§ 7 PatG
Diensterfindungen
• Sonderregelung der „Diensterfindungen“ in §§ 6 bis 19 Patentgesetz (vgl. § 106 UG)
• Vorrang des Erfinderprinzips (§ 6 PatentG, § 106 Abs 2 UG)
„Der Dienstnehmer hat Anspruch auf Patenterteilung, außer es gibt eine schriftliche Übertragungsvereinbarung oder es handelt sich um ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis“
• Übertragungsanspruch des Dienstgebers durch schriftliche Vereinbarung, Kollektivvertrag oder Gesetz
Diensterfindungen
„Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs 3 PatentG, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das PatentG mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs 2 PatentG gilt.“
§ 106 Abs 2 UG§ 106 Abs 2 UG
Diensterfindungen,
• Kriterien der Diensterfindung
fällt dem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Dienstgebers und
Dienstgeber ist nicht unwesentlich an der Erfindung beteiligt
Tätigkeit, die zur Erfindung gehörte, gehört zur dienstlichen Obliegenheit des Dienstnehmers oder
Dienstnehmer erhält Anregung zur Erfindung durch seine Tätigkeit im Unternehmen oder
Zustandekommen der Erfindung wurde durch die Benützung der Erfahrungen oder Hilfsmittel wesentlich erleichtert
Begriff der Diensterfindung setzt eine patentierbare Erfindung voraus, Patentanmeldung ist nicht Voraussetzung
Diensterfindungen
• Erfindervergütung
zwingende Bestimmung angemessene besondere Vergütung
entsteht mit Inanspruchnahme durch Dienstgeber
Bemessung
wirtschaftliche Bedeutung für Dienstgeber sonst erfolgte Verwertung Anteil des Dienstgebers Form Pauschale oder laufende Zahlungen (Prozentsatz vom Umsatz)
Nachträgliche Änderung der Erfindervergütung bei wesentlicher Änderung
Anspruch auf Rechnungslegung
Diensterfindungen
• Ausnahme bei angestellten Erfindern
• Mitteilungspflicht eines Dienstnehmers, sofern Dienstgeber ein Aufgriffsrecht hat
Dienstgeber ist nicht zur Anmeldung verpflichtet Ausübung des Aufgriffsrechts durch den Dienstgeber binnen vier
Monaten Dienstgeber kann jederzeit auf Diensterfindung verzichten (damit
endet auch die Verpflichtung zur Zahlung der Erfindervergütung
Diensterfindungen,
• Urheberrecht
Ausdrückliche Regelung bezüglich Diensterfindungen im Urheberrecht nicht enthalten. Es empfiehlt sich daher eine (schriftliche) Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Sonderregelung in § 40b UrhG betreffend Computerprogramme:
„Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem Dienstgeber hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Project Finance / Development, Private Equity, IP/IT/Life Sciences, M&A, Corporate Law, Contract Law, Civil Law
Nativy GmbH, garmz GmbH, ishap GmbH, miracor medical systems GmbH, vooch GmbH, SimVis GmbH, Intel Corporation, SmartHeat, Pemira Advisors LLP, France Telecom, GlaxoSmithKline, Atlas Venture, Deutsche Bank, Lead Equities, Blackstone Group, GECOS etc.
Herbst Vavrovsky Kinsky Rechtsanwälte GmbH, Dale & Lessman LLP (Toronto), Freshfields Bruckaus & Deringer (Vienna, Frankfurt), Research & Teaching Assistant (University of Graz, department for domestic and international civil law)
University of Vienna (LL.M ., 2006), University of Graz (Dr. iur., 2004; Mag. iur., 2002)